Tescilli Bir Markanın Benzeri Kullanılabilir mi? Bir Markanın Benzeri İçin Tescil Başvurusunda Bulunulabilir mi?

Bu yazımda bloğumun bir ziyaretçisi tarafından bana yöneltilen, kısaca yukarıdaki başlıkla özetlenebilecek iki soruya verdiğim cevaba değineceğim.

Gerçek sorudaki alan adı ve markaları danışanımın benimle kurduğu iletişimin gizliliğine saygı duyarak belirtmiyorum. Aşağıdaki marka örnekleri farazidir.

Sorular kısaca şöyledir: yeradı-boreksici.com (yer adı kısmına istediğiniz yeri koyun. Örnek istanbulborekcisi.com, ankaraborekcisi.com vb farketmez) alan adı marka olarak tescil edilmiş ise ben yeradı-borekcisiyim.com'u kullanabilir miyim?

Bir diğer soru: xxx-evim.com alan adı marka olarak tescilliyken (burada xxx yerine istediğinizi koyarak düşünebilirsiniz) xxx-evi.com'u kullanabilir miyim? Yani xxx-evim.com tescilliyken xxx-evi.com kullanılmak istenirse ne olur?

Sorulmuş olan bu sorulara cevabım hukuki yardım niteliğinde olmayıp konuyla ilgili tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanan kişisel görüşlerimdir. Hukuki görüş ancak avukatınız tarafından, profesyonel görüş ise avukatınız veya marka vekiliniz tarafından size bildirilebilir. Konuyla ilgili olarak kamu yararına görüş bildirmek isteyen avukat veya marka vekili arkadaşlar da görüşlerini yorum olarak veya iletişim bölümünden yazarlarsa memnuniyetle yayınlarım. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve amacım bilgi kirliliğine neden olmadan insanlara yardımcı olabilmektir.

Benim görüşüm şöyle:

Sorunuzla ilgili hem 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5'inci maddesi hem de T.T.K (Türk Ticaret Kanunu) Haksız Rekabet Hükümleri açıklama ve sınırlama getirmektedir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
Madde 5 (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:
Madde 5 (1-ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

Bu kanundan ayrı olarak T.T.K. haksız rekabet hükümleri de başkasının malları, işi, ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan kullanımları da haksız rekabet saymaktadır.

Yukarıdaki iki örnek alan adında da marka sahiplerinin sizin başvurunuza itiraz edecekleri, onlar sizin başvurunuzdan haberdar olmayıp TPE başvurunuza itiraz etmeseler dahi TPE tarafından benzerlik araştırması yapılıp red edilebileceği, marka tescil edilse dahi sonradan markanızla benzer markaları önceden tescil ettirmiş olan marka sahipleri tarafından size karşı markanın hükümsüz bırakılması davası açılabileceği olasılıkları mümkündür.

Eğer markanız tescil edilmeden bunları kullanırsanız bu sefer benzer markaların açacağı tazminat davalarına konu olursunuz.

Görüşüme göre yukarıda belirttiğiniz markalar önceden tescilli markalarla büyük oranda benzerlik göstermekteler. Bu nedenle belirttiğiniz markaları kullanmak yerine o markalarla karıştırılma ihtimali olmayan başka markalar seçmenizi ileride hem davalarla uğraşarak moraliniz bozmamak hem de maddi kayıplara uğramamak adına daha uygun olacağını düşünüyorum.

Bir Markanın Benzeri Her Durumda Red Sebebi midir?

Bu konuda bir tecrübemi aktarmak isterim. Her zaman, kişileri değil fikirleri tartışmaya inanıyorum. Bu nedenle yine karşı tarafın bilgilerini gizli tutacağım.

Yaşadığım gerçek somut olay: 2008 yılından beri kullanmakta olduğum bir ev-aile ve yaşam portalı olan evimizde.com adlı sitemin alan adını marka olarak tescil ettirmek üzere 2013 yılında müracaat etmiştim. Müracaatım evimizde ibaresi için idi. Bir firma bu marka başvuruma itiraz etti. Hem o zamanki adı Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname olan yasal düzenlemeye göre hem de TTK haksız rekabet hükümlerine göre itiraz ettiler. Firma ve markasının gizliliği gereği itirazın farazi olarak evimizdeki-sinema ibaresinde olduğunu varsayalım. (Bu yazıyı yazdığımda örnekteki evimizdeki-sinema.com alınmamıştı bu nedenle kimseye ait olmayan bir alan adını bu örnekte kullandım.)

Ben bu itiraza karşı TPE'ye cevap verdim. Cevabımda şunları belirttim.

1. İtirazda bulunanın markası olan evimizdeki-sinema kavram olarak evde eğlence veya film izleme imkanı veren bir hizmet veya hizmetler anlamındadır. Bu markaların itiraz sahibi açısından içinde geçen sadece EVİMİZDEKİ kelimesinin tek başına bu anlamı ifade etmeyeceği ve ayırt edicilik sağlamayacağı açıktır. İtiraz eden açısından bu marka bir bütün olarak Evimizdeki Sinema şeklinde bir ayırt ediciliğe sahiptir. Bu bakımdan bizim müracaatımız olan ve hem özgün bir şekil, hem de kelime unsurundan oluşan Evimizde şeklindeki müracaatımıza itirazlarına kabul edilebilir bir gerekçe oluşturmamaktadır.

2. Evimizde markasının müracaat sahibi olarak ben 2008 yılından beri evimizde.com adlı alan adı ile bir ev ve yaşam portalı internet sitesini işletmekteyim. EVİMİZDE markamızı kullandığımız Evimizde.com içerik olarak yemek tarifleri, ev yaşamına dair pratik bilgiler, evde yaşam, evde sağlık, pratik mutfak bilgileri gibi ev yaşamını kolaylaştıran ve güzelleştiren bilgiler sunmaktadır. Ayrıca evde yapılan ev yemekleri, evde yapılan takılar ve sanat eserleri gibi yine Evimizde konseptine uygun ürünlerin ve ilanların sergilendiği bir internet sitesidir. Görüleceği gibi itirazda bulunanın Evimizdeki Sinema konseptinden tamamen farklıdır. (Ek1: Evimizde.com ana sayfa ekran görüntüsü)

3. İtiraz edenin hukuki gerekçe gösterdiği TTK maddeleri onların marka koruma tarihleri ile bizim Evimizde markası ile faaliyete başlama tarihimiz göz önüne alındığında tamamen asılsızdır. Tabi ki TTK’nın da belirttiği gibi ‘Başkasının malları, işi, ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak’ dürüstlük kurallarına aykırıdır. Ancak onlar kendilerinin de itirazlarında ifade ettikleri üzere 2012 yılında tescil başvurusunda bulunmuşlar ve o tarihten itibaren kullandıklarını ifade etmişlerdir. Biz ise kayıt ve delilleriyle ortaya koyduğumuz üzere 2008 yılından beri bu markayı kullanmaktayız. Üstelik iştigal konumuzun Evimizde Sinema ile bir ilgisi de yoktur.

Ben bu 3 dayanakla itiraza karşı itirazda bulundum ve haklı bulundum. Sonuçta markamın tesciline karar verildi.

Buradan şu sonuç çıkıyor ki bir kelime veya işaret, tescilli bir markanın içinde geçiyor diye illa ki tescil edilmesi mümkün değil şeklinde algılamamak gerekiyor. Her somut olay kendine has özellikler taşır ve ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Sınai mülkiyet hukuku benim de tecrübelerime dayanarak maalesef avukatların bile eğer bu konuda uzmanlıkları yoksa bilemeyecekleri kadar karışık bir konudur. Nasıl ki tıpta doktorlar kulak burun uzmanı, iç hastalıkları uzmanı gibi branşlarda uzmanlaşıyorlarsa Fikri Mülkiyet ve Sınai Mülkiyet hukuku da ayrı bir uzmanlık dalı olarak görülmelidir. Oldukça karışık ve konunun uzmanı olan hukukçular tarafından ele alınmadığında büyük kayıplara yol açacak bir hukuk dalı olduğuna inanıyorum. Öyle ki bu tip bir uzlaşmazlık mahkemeye yansıyıp bir dava konusu olduğunda hakimler bile öncelikle bilirkişi atıyorlar. Benim davacı taraf olduğum ayrı bir davada bu konuda otorite olan iki Hukuk Fakültesi Profesörünün mahkemeye sundukları görüşler tamamen birbirinin zıddı olmuştu. Kaldı ki bu iki profesör de Türkiye'de Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkarı denince ilk akla gelen isimlerden olup bu konuda kitapları olan otorite kişiler olmalarına rağmen iki profesör birbirinden tamamen ayrı görüşe sahip olabiliyorlar. İki profesörün bile anlaşamadığı bu gibi konularda biz sıradan faniler ne yapsın bilemiyorum.

Bu kadar karışık bir hukuk dalı olan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında bizim gibi işinde gücünde küçük girişimci, esnaf veya şahısların neredeyse mayın tarlası gibi olan fikri mülkiyet ve sınai mülkiyet konusunda bir hak ihlaline yol açmadan faaliyet göstermesinin de ne kadar zor olduğu bilinmeli ve eğer kasıt ve bilerek zarara yol açma yoksa, insanlar bilgisizlikleri nedeniyle mağdur edilmemelidir diye düşünüyorum. Ben kendi markalarımla ve fikri mülkiyet haklarımla ilgili olarak hep sadece uyarıcı ve affedici oldum. Bunu da insan olan herkese öneririm.

Ellerinden gelse, soluyacağımız havaya kadar her şeyin sırf kendilerinin mülkiyetinde olmasını isteyen bu vahşi kapitalist düzende özellikle büyük firmalar hemen her şeyi fikri ve sınai mülkiyet hakkı kapsamında kendi tekellerine almaya çalışıyorlar. Bu durum gelecekte çocuklarımızın yaşamını daha da çok tehdit edecek. Neredeyse, büyük firmalara para ödemeden en ufak bir şey yapamaz hale geleceğiz. Herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmeden yaşayabilmeniz dileğiyle (nasıl olacak onu da bilemiyorum ya).

Kendinize dikkat edin. Ceza yemeyin.
Selam ve sevgilerimle.